Il 16 ottobre 2020, la Corte Intermedia di Shenzhen ha emesso una decisione in Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co Ltd contro Sharp Corp. (2020) Yue 03 Min Chu N. 689 ((2020)粤03 民初689 号）, confermando di avere la giurisdizione per stabilire i tassi di royalty globali per i relativi brevetti.
Nota CJO: il 19 agosto 2021, la Corte suprema del popolo cinese ha emesso il decisione finale (2020) Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong n. 517 ((2020)最高法知民辖终517号), confermando che il tribunale ha giurisdizione per fissare le tariffe SEP globali.
I. Contesto del caso
Il 19 febbraio 2019, Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co Ltd (di seguito "OPPO"), uno dei maggiori produttori di telefoni cellulari della Cina, ha negoziato con Sharp Corporation (di seguito "Sharp"), una società giapponese, una licenza di brevetti essenziali standard di proprietà da Sharp durante le negoziazioni del contratto di licenza di brevetto.
Nel gennaio 2020, Sharp ha intentato una causa per violazione di brevetto contro i prodotti OPPO presso il tribunale distrettuale di Tokyo in Giappone e ha richiesto un'ingiunzione giudiziaria.
Nel marzo 2020, Sharp ha intentato una causa per violazione di brevetto simile in Germania.
Il 25 marzo 2020, OPPO ha intentato una causa contro Sharp presso la Corte Intermedia del Popolo di Shenzhen ("Corte di Shenzhen"), chiedendo alla corte di confermare che Sharp ha violato il principio FRAND e di determinare le condizioni di licenza dei relativi brevetti.
Sharp ha contestato la giurisdizione del tribunale nella causa cinese, sostenendo che il tribunale di Shenzhen non aveva giurisdizione sulla controversia.
Sharp ha sostenuto che nessuno dei luoghi in cui è stato commesso il fatto illecito, il luogo in cui si è verificato il risultato dell'illecito civile e il domicilio del convenuto si trovavano nella Cina continentale. Ai sensi dell'articolo 28 della legge sulla procedura civile della RPC (CPL), questa controversia per illecito civile non rientrava nella giurisdizione dei tribunali cinesi.
Sharp riteneva inoltre che le condizioni di licenza globale dei suoi brevetti fossero anche al di fuori della giurisdizione della Corte di Shenzhen e non era d'accordo con la Corte intermedia di Shenzhen per pronunciarsi sulle condizioni di licenza globale dei brevetti.
Il 16 ottobre 2020, la Corte di Shenzhen ha emesso una sentenza, respingendo l'eccezione giurisdizionale di Sharp, e ha ritenuto di avere una giurisdizione solida su questo caso.
II. Viste della corte
1. La controversia sui brevetti ha un collegamento adeguato con la Cina
Ai sensi dell'articolo 265 della CPL, “Quando viene promossa un'azione contro un convenuto che non ha domicilio nel territorio della Repubblica popolare cinese per una controversia su un contratto o su qualsiasi altro diritto di proprietà o interesse, se il contratto è firmato o eseguita nel territorio della Repubblica popolare cinese, l'oggetto dell'azione si trova nel territorio della Repubblica popolare cinese, il convenuto ha beni sequestrati nel territorio della Repubblica popolare cinese o il convenuto ha un rappresentante ufficio nel territorio della Repubblica popolare cinese, il tribunale popolare del luogo in cui viene firmato o eseguito il contratto, dove si trova l'oggetto dell'azione, dove si trova il bene pignorabile, dove si verifica l'illecito civile o dove si trova il domicilio del l'ufficio di rappresentanza si trova può avere giurisdizione sull'azione.”
Di conseguenza, sebbene le controversie sulla licenza di brevetto essenziale standard non siano né tipiche controversie contrattuali né tipiche controversie illecite, l'ubicazione del soggetto della licenza, il luogo in cui viene attuato il brevetto, il luogo in cui viene firmato il contratto e il luogo in cui viene eseguito il contratto dovrebbero essere considerato anche nella determinazione della giurisdizione. Questo approccio è essenziale per decidere se la controversia sulla licenza di brevetto essenziale standard ha un collegamento adeguato con la Cina.
Fintanto che uno dei suddetti luoghi si trova in Cina, il caso dovrebbe essere considerato avere un collegamento appropriato con la Cina, quindi il tribunale cinese ha giurisdizione sul caso.
La corte ha ritenuto che:
(1) OPPO è una società cinese e le sue attività di produzione e ricerca e sviluppo si svolgono tutte in Cina, il che indica che la Cina è il luogo in cui viene implementato il brevetto in questione.
(2) Sharp è una società straniera che non ha domicilio in Cina, ma ha diritti di proprietà in Cina perché è titolare di un brevetto registrato in Cina. Pertanto, la Cina è il luogo in cui si trova l'oggetto dell'azione e dove l'oggetto della causa e il luogo in cui si trova il bene sequestrato.
Per riassumere, le suddette località di connessione sono tutte all'interno della Cina. Pertanto, questo caso ha collegamenti adeguati con la Cina e il tribunale cinese è competente in questo caso.
2. È più conveniente per i tribunali cinesi ascoltare le condizioni di licenza globale del relativo brevetto
In primo luogo, in considerazione dell'accordo contrattuale, il contratto di licenza di brevetto negoziato e firmato dalle due parti in Cina prevedeva le condizioni di licenza globale dei relativi brevetti. Pertanto, l'argomento di Sharp secondo cui i tribunali cinesi avrebbero potuto influenzare solo le condizioni di licenza all'interno della Cina era incompatibile con lo scopo del contratto di licenza negoziato tra le due parti.
In secondo luogo, i prodotti OPPO coinvolti in questo caso sono stati fabbricati e venduti principalmente in Cina.
Secondo le prove fornite da OPPO, i prodotti sono stati venduti più in Cina che nei paesi in cui l'imputato ha scelto di intentare una causa presso un tribunale, ovvero Giappone e Germania.
Ad esempio, al 31 dicembre 2019, le vendite di OPPO rappresentavano solo lo 0.21% e lo 0.07% rispettivamente in Europa e Giappone, ma rappresentavano il 71.08% in Cina (incluso il distretto di Taiwan).
Ad esempio, al 31 dicembre 2019, le vendite di OPPO rappresentavano il 71.08% in Cina (compresa la regione di Taiwan), mentre quelle in Europa e Giappone rappresentavano rispettivamente solo lo 0.21% e lo 0.07%.
Ovviamente, questo caso aveva il collegamento più stretto con la Cina. È stato più comodo e diretto per il tribunale cinese scoprire l'implementazione da parte dell'attore dei brevetti essenziali standard coinvolti in questo caso.
Infine, il giudizio dei tribunali cinesi sulle tariffe globali aiuterebbe a migliorare l'efficienza complessiva, perché questo approccio può sostanzialmente risolvere le controversie tra le due parti, evitando di fatto contenziosi multipli tra le due parti in paesi diversi, ed era più coerente con l'intento originario del principio FRAND.
III. I nostri commenti
Questo caso segna la prima volta che un tribunale cinese ha dichiarato senza ambiguità la giurisdizione sul tasso globale di brevetti essenziali standard ed è stato anche selezionato come uno dei cinque principali casi di innovazione della protezione giudiziaria della proprietà intellettuale della Corte Intermedia di Shenzhen nel 2020.
Molti studiosi cinesi ritengono che questo caso sia di grande importanza nel promuovere la trasformazione della Cina da "seguace delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale" a "leader delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale".
Per molto tempo, le principali società high-tech cinesi hanno dovuto affrontare contenziosi sui brevetti avviati da titolari di brevetti all'estero. I titolari di brevetti stranieri hanno deliberatamente portato prima la controversia davanti a tribunali stranieri, in modo che i tribunali stranieri in paesi in cui la quota di mercato è estremamente bassa possano decidere il tasso di mercato complessivo. Questa pratica non solo esclude o pregiudica la giurisdizione dei tribunali in Cina, dove la quota di mercato è elevata, ma mina anche gravemente la sovranità giudiziaria cinese e i vantaggi strategici delle industrie chiave nella concorrenza globale.
Il tribunale di Shenzhen ha stabilito un metodo di revisione per un ricorso giurisdizionale nelle controversie sui brevetti essenziali standard. Cioè, la corte dovrebbe considerare pienamente le caratteristiche delle controversie sulla licenza di brevetto essenziale standard. Anziché limitarsi a considerare la controversia come un illecito civile, il giudice dovrebbe pronunciarsi sulla base di un "principio di giurisdizione più conveniente" e chiarire il motivo di giurisdizione nella sentenza.
Collaboratori: Guodong Du , Liu Qiang
