Le prelibatezze chiave:
- In Huawei contro Conversant (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 e 734-1, un caso storico deciso dalla Corte suprema del popolo cinese, il primo ordine di conservazione della condotta equivalente alle ingiunzioni anti-querela è stato emesso nel contenzioso cinese relativo alla proprietà intellettuale.
- Nell'esaminare una domanda di ingiunzione anti-querela, i tribunali cinesi devono sostenere un test a 5 elementi, prendendo in considerazione fattori tra cui l'impatto sul contenzioso in Cina, la necessità di concedere l'ordine, i danni in caso di mancata concessione, il pubblico interesse, cortesia internazionale.
Nell'agosto 2020, la Corte per la proprietà intellettuale della Corte suprema del popolo cinese (SPC) ha emesso, in Huawei v. Conversant (2019), il primo ordine di conservazione della condotta equivalente alle ingiunzioni anti-querela nel contenzioso cinese relativo alla proprietà intellettuale, stabilendo il regole per i tribunali cinesi per esaminare questo tipo di casi. (Vedere Huawei contro Conversant (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 e 734-1.)
I. Contesto del caso
1. Processo di primo grado in Cina
Il 25 gennaio 2018, tre consociate di Huawei Technologies Co., Ltd. (di seguito collettivamente denominate "Huawei") hanno intentato separatamente tre azioni legali presso la Nanjing Intermediate People's Court ("Corte di primo grado") contro Conversant Wireless Licensing Co. , Ltd. ("Conversant") in relazione a tre brevetti di Conversant, chiedendo: (1) di confermare che Huawei non ha violato tali brevetti di Conversant; e (2) determinare le condizioni di licenza affinché Huawei possa implementare i brevetti essenziali standard (SEP) di Conversant.
2. Contenzioso in Germania
Il 20 aprile 2018, Conversant ha intentato una causa contro Huawei e le sue affiliate tedesche per controversie sulla presunta violazione della SEP presso il tribunale distrettuale di Düsseldorf (il "Tribunale tedesco"). I brevetti europei coinvolti in questo caso sono della stessa famiglia di brevetti dei brevetti cinesi coinvolti nel processo di prima istanza in Cina.
3. La sentenza di primo grado resa dal tribunale cinese
Il 16 settembre 2019, il Tribunale di primo grado ha emesso tre sentenze, stabilendo rispettivamente che: (1) la richiesta di Huawei di confermare che non ha violato i brevetti di Conversant è stata respinta; (2) sono state determinate le condizioni di licenza (incluse le tariffe di royalty) per Huawei per l'implementazione dei SEP di Conversant.
4. Il processo di secondo grado (finale) in Cina
Conversant era insoddisfatto della sentenza di primo grado e ha presentato ricorso al tribunale di secondo grado, ovvero il SPC, che ha accolto e registrato il caso il 18 novembre 2019.
Data la pratica cinese del sistema del processo a due istanze, il processo di secondo grado è anche il processo finale.
5. Sentenza tedesca
Il 27 agosto 2020, la Corte tedesca ha emesso la sentenza di primo grado, stabilendo che: (1) Huawei aveva violato i brevetti europei di Conversant; (2) Huawei dovrebbe cessare l'infrazione, ad esempio interrompendo la vendita di prodotti pertinenti; (3) i tassi di royalty nella licenza SEP proposti da Conversant a Huawei non violavano il principio FRAND.
È interessante notare che il tasso di royalty determinato dalla sentenza tedesca era 18.3 volte il tasso determinato dal Tribunale di primo grado in Cina.
6. Huawei ha presentato un'istanza di ingiunzione anti-querela e l'SPC ha emesso un'ingiunzione anti-querela.
Il 27 agosto 2020, Huawei ha chiesto all'SPC di preservare la condotta, chiedendo a Conversant di vietare a Conversant di richiedere l'esecuzione della sentenza tedesca in relazione all'interruzione della violazione fino a quando non sia stata emessa la sentenza definitiva da parte dell'SPC.
Il 28 agosto 2020, l'SPC ha emesso ordini di ingiunzione anti-querela rispettivamente nei tre casi, a sostegno dell'applicazione anti-querela di Huawei. (Vedi Huawei v Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 e 734-1.)
L'SPC ha dichiarato che doveva pronunciarsi entro 48 ore a causa dello stato di emergenza, e quindi non ha preso in considerazione le opinioni di Conversant in anticipo. Il Conversant può richiedere un riesame in seguito.
7. Conversant ha chiesto il riesame dell'ingiunzione anti-querela e SPC ha emesso una decisione di riesame.
In data 2 settembre 2020, Conversant ha presentato istanza al SPC per il riesame della suddetta ingiunzione anti-querela.
Il 4 settembre 2020, il SPC ha tenuto un'udienza sull'istanza di riesame.
L'11 settembre 2020, il SPC ha emesso una sentenza per respingere la richiesta di riesame di Conversant. (Vedi Huawei v Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 e 734-2.)
8. Huawei ha ritirato la causa dopo aver raggiunto un accordo con Conversant.
Nel processo di secondo grado, Huawei ha chiesto al SPC di ritirare le tre cause in quanto aveva raggiunto un accordo con Conversant.
Il 2 novembre 2020, l'SPC ha confermato che: (1) Huawei è stato autorizzato a ritirare le azioni legali; e (2) la sentenza di primo grado è stata con la presente revocata.
II. Viste della corte
1. Le opinioni di SPC nell'ordinanza di ingiunzione anti-querela
(1) Qual è la natura dell'ingiunzione anti-querela secondo le leggi cinesi?
La richiesta di Huawei per impedire a Conversant di richiedere l'esecuzione della sentenza tedesca prima che la sentenza definitiva cinese sia resa è una sorta di domanda per la conservazione della condotta in natura.
(2) Quali fattori devono considerare i tribunali cinesi nell'esaminare una domanda di ingiunzione anti-querela?
I tribunali dovrebbero considerare i seguenti fattori:
io. l'impatto della domanda del convenuto per l'esecuzione della sentenza del tribunale straniero sul contenzioso in Cina;
ii. se sia davvero necessario emettere un ordine di conservazione della condotta;
ii. se i danni cagionati al ricorrente dalla mancata concessione del provvedimento cautelare superano i danni causati al convenuto dalla concessione del provvedimento cautelare;
IV. se la concessione di un ordine di conservazione di una condotta sia pregiudizievole per gli interessi pubblici;
v. se la concessione di un ordine di conservazione della condotta sia conforme al principio di cortesia internazionale; e
vi. altri fattori dovrebbero essere considerati in modo completo.
I requisiti di cui sopra sono chiaramente indicati nei punti da (3) a (6) di seguito.
(3) La domanda del convenuto per l'esecuzione della sentenza del tribunale straniero avrà un impatto sul contenzioso in Cina?
Il tribunale cinese esaminerà in primo luogo se il comportamento del convenuto avrà un impatto sostanziale sul processo e sull'esecuzione della sentenza in questo caso.
In particolare, se atti rilevanti del convenuto possono ostacolare il processo o causare difficoltà nell'esecuzione della sentenza di questo caso, può essere adottato un provvedimento ingiuntivo contro tali atti.
In questo caso, una volta che Conversant ha chiesto l'esecuzione della sentenza tedesca che ordina di porre fine alla violazione e tale richiesta è stata approvata, renderebbe senza senso il procedimento e la sentenza del contenzioso cinese
(4) È davvero necessario concedere un ordine di conservazione della condotta?
Il tribunale cinese valuterà se la mancata concessione di un ordine di conservazione della condotta provocherà danni irreparabili ai diritti e agli interessi legali del richiedente o renderà difficile l'esecuzione della sentenza del caso, ecc. In linea di principio, un provvedimento ingiuntivo può essere adottato solo quando è infatti necessario.
In questo caso, Huawei avrebbe potuto essere costretta ad accettare i tassi di royalty richiesti da Conversant nella sentenza tedesca al fine di evitare di fermare la presunta violazione (ossia, di interrompere la vendita di prodotti rilevanti) ai sensi della sentenza tedesca, il che renderebbe virtualmente impossibile far rispettare il tasso di royalty, non importa quanto fosse il tasso, determinato dal tribunale cinese.
(5) Come dovrebbero essere ragionevolmente equilibrati gli interessi del richiedente e del convenuto?
Il tribunale cinese dovrebbe stabilire che il provvedimento provvisorio è ragionevole se i danni causati al ricorrente in caso di mancata concessione del provvedimento superano quelli in caso di concessione del provvedimento. Nel frattempo, più parti in eccesso sono, più ragionevole sarà il provvedimento provvisorio.
In questo caso, la sospensione temporanea della sentenza tedesca per fermare l'infrazione provoca un danno relativamente minore a Conversant. Inoltre, le banche cinesi hanno fornito garanzie per la domanda di Huawei per la conservazione della condotta, che può proteggere ulteriormente gli interessi di Conversant.
(6) La concessione di un ordine di conservazione della condotta danneggerà gli interessi pubblici?
Il tribunale cinese dovrebbe valutare se la concessione di un ordine di conservazione della condotta danneggi gli interessi pubblici. Il provvedimento cautelare in questo caso non lede gli interessi pubblici.
(7) Aderisce al principio della cortesia internazionale?
Il tribunale cinese esaminerà il comitato internazionale. In altre parole, può prendere in considerazione la sequenza temporale dell'accettazione del caso, se la giurisdizione sul caso è appropriata e se l'impatto sul processo e sulla sentenza dei tribunali stranieri è appropriato, ecc.
In primo luogo, la corte cinese ha accettato casi prima della corte tedesca. In secondo luogo, la sospensione temporanea dell'esecuzione della sentenza tedesca non influirà sui successivi procedimenti tedeschi, né derogherà agli effetti giuridici della sentenza tedesca.
2. Le opinioni di SPC nella sentenza di riesame
Nella domanda di riesame, Conversant ha affermato che l'ingiunzione anti-querela emessa dall'SPC aveva limitato i diritti di Conversant ai sensi del diritto tedesco, violando il principio secondo il diritto cinese secondo cui l'ambito di applicazione effettivo delle decisioni giudiziarie deve essere limitato al paese in cui le decisioni giudiziarie sono stati fatti; I tribunali cinesi non avevano giurisdizione sui procedimenti e sull'esecuzione di una sentenza in Germania; la sentenza ha inoltre compromesso l'ordine giudiziario internazionale e reso impossibile l'esecuzione delle sentenze rese da tribunali stranieri.
L'SPC riteneva che:
(1) L'ingiunzione anti-querela concessa dall'SPC non ha comportato la determinazione della violazione del brevetto europeo coinvolta nel procedimento tedesco, né ha effettuato alcuna valutazione della sentenza o dell'esecuzione tedesche, né ha interferito con l'aggiudicazione sostanziale e l'effetto vincolante di il procedimento tedesco. Pertanto, la sentenza non ha comportato giurisdizione sul procedimento tedesco.
(2) Il fatto che l'ingiunzione anti-querela concessa dall'SPC abbia temporaneamente sospeso l'istanza di esecuzione della sentenza tedesca di primo grado non equivaleva a negare l'effetto della sentenza tedesca. La sentenza SPC non ha influito sui procedimenti successivi in Germania, né ha derogato agli effetti giuridici della sentenza tedesca.
(3) Le affermazioni di Conversant in questa domanda di riesame erano contraddittorie con le sue precedenti condotte. Nelle sue attività di contenzioso globale, Conversant ha preso l'iniziativa di richiedere a tribunali stranieri ingiunzioni anti-querela per vietare a particolari parti di intentare azioni legali pertinenti nei tribunali cinesi. In termini di comportamento precedente di Conversant, l'ingiunzione anti-suit non sembrava avere alcun effetto negativo sulla giurisdizione del tribunale cinese e sull'ordine del contenzioso internazionale.
Inoltre, SPC ha specificamente sottolineato nella sentenza di riesame che Huawei e Conversant sono coinvolte in un contenzioso globale sulla controversia sulla licenza di SEP. L'SPC ha rispettato i diritti di contenzioso e il diritto di disposizione di entrambe le parti sulla base di considerazioni commerciali, ma anche l'ingiunzione anti-querela emessa dall'SPC deve essere rispettata e fatta valere da entrambe le parti. Le parti non devono in alcun modo negare, eludere od ostacolare l'esecuzione del provvedimento iniziale. In particolare, non è consentito richiedere al tribunale tedesco ingiunzioni per contrastare l'esecuzione dell'ingiunzione anti-querela del SPC, altrimenti il tribunale cinese imporrà sanzioni su tale condotta, inclusa l'imposizione di ammende e detenzione alla persona ( s) incaricati o direttamente responsabili. Se il fatto costituisce reato, l'autore del reato sarà indagato per responsabilità penale a norma di legge.
III. Commenti
In questo caso, la Corte per la proprietà intellettuale dell'SPC ha emesso il primo ordine di conservazione della condotta equivalente alle ingiunzioni anti-querela nei contenziosi cinesi relativi alla proprietà intellettuale.
La sentenza del caso chiarisce le condizioni e i fattori applicabili per la conservazione delle condotte come equivalenti alle ingiunzioni anti-querela, che esplora l'ulteriore miglioramento del sistema di "ingiunzione anti-querela" in Cina. Da allora, i tribunali cinesi hanno adottato tale norma in diversi casi simili.
Per ulteriori commenti su questo caso, fare riferimento all'articolo scritto da Sophia Tang, "Lesioni anti-querela in Cina: cortesia, pragmatismo e stato di diritto" sul conflitto di leggi. Netto.
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Collaboratori: Guodong Du
